Интеллектуальная собственность как способ налоговой оптимизации

Оптимизация налога на прибыль (если ставка налога у правообладателя меньше ставки пользователя).

Вывод денег на бенефициара.

Сокрытие признаков дробления бизнеса.

Вывод денег за рубеж.

Вид объекта интеллектуальной собственности (ИС).

Необходимость регистрации ИС в Роспатенте (например, товарный знак, патенты – обязательно, программное обеспечение – можно, но не обязательно, ноу-хау – не регистрируется). Следует учитывать, что регистрация ИС в Роспатенте занимает время, на практике товарный знак 2-8 месяцев, полезная модель, промышленный образец – 5-10 месяцев.

Фактического разработчика (автора). Несмотря на то, что отказ от авторства ничтожен (п.1 ст.1228 ГК РФ), в свидетельстве Роспатента указываются конкретные авторы. С практической точки зрения от того, кто является автором может зависеть оценка обоснованности лицензионных платежей. Например, если авторами полезной модели являются работники ООО «Х», то деловые цели выплаты роялти за ее использование правообладателю ИП «Х» неочевидны.

Кто является правообладателем: ИП или организация. Следует учитывать, что, например у товарного знака может быть только один правообладатель. Если бизнес партнерский, регистрация объекта интеллектуальной собственности только на одного из бенефициаров может нарушить баланс их интересов. С другой стороны, передать исключительные права на товарный знак от организации к ИП можно, но порождает целый ряд проблем: как передать, по какой стоимости, какие для этого есть деловые цели, как будет использоваться ИС бывшим правообладателем и т.д. В идеальном варианте правообладателя надо определить сразу.

Основание использования: лицензионный договор, договор коммерческой концессии, безвозмездная передача на основании письма-согласия, заключение смешанного или непоименованного договора (дилерский, дистрибуторский и т.д.).

Стоимость. В некоторых случаях целесообразно провести оценку размера роялти. Также можно ориентироваться на деловую практику: в среднем роялти за товарный знак – 5% от выручки, полученной при его использовании.

Необходимость регистрации факта передачи прав. Если объект ИС подлежит регистрации в Роспатенте, значит и передача прав на него (но не обязательно сам договор!) – также. Есть исключения, например, лицензионные договоры даже на зарегистрированное в Роспатенте программное обеспечение не подлежат регистрации. Следует также учитывать, что по мнению налоговых органов и судов изменение коммерческих условий по договору также требуется регистрировать в Роспатенте. Таким образом, имеет смысл продумать формулировки договора о порядке определения размера роялти.

Выплата роялти иностранным правообладателям. Например, во многом уже «исторические» споры (с учетом расторжения СИДН с «недружественными» странами): товарные знаки проданы кипрской компании за 8 тыс. евро, после чего заключен лицензионный договор с размером роялти 25 225 английских фунтов стерлингов ежемесячно. Налоговым органом установлено, что кипрская компания – не фактический получатель дохода и положения соглашения об избежании двойного налогообложения применены быть не могут [1] (все сноски в конце статьи).

Неначисление взносов с выплат роялти физическим лицам в нарушении пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ [2]. Причем попытки в ходе проверки признать выплаты роялти выплатой дивидендов или выдачей займов – не находят поддержки судов [3]. Между тем, решением проблемы могла бы быть регистрация правообладателей в качестве ИП.

Подмена лицензионными договорами на программное обеспечение договоров оказания услуг [4].

Необоснованные расходы. Разнообразная категория споров: так налогоплательщик уменьшил налог на прибыль на роялти в размере 290 млн руб. без его фактической выплаты и не предоставил налоговому органу и суду лицензионный договор и отчеты к нему [5], что повлекло ожидаемый результат в виде доначисления.

Лицензиат использовал товарный знак до его регистрации в Роспатенте.

Правообладатель – единственный учредитель лицензиата (проблема может возникнуть при любой взаимозависимости).

Первоначальная заявка в Роспатент была подана лицензиатом, который уступил ее своему бенефициару всего за 30 тыс. руб. (позднее выплатив по лицензионному договору десятки миллионов рублей).

Товарный знак содержит значительную часть фирменного наименования лицензиата, при том, что организация была зарегистрирована ранее товарного знака и не пыталась защитить права на фирменное наименование.

Для лицензиата было не принципиально использование товарного знака, принадлежащего правообладателю, в свою очередь для правообладателя не имело смысла регистрировать товарный знак без договора с конкретным взаимозависимым лицензиатом.  

Отсутствие выплат роялти при заключенном договоре коммерческой концессии или лицензионном договоре – признак дробления [6].

Отсутствие в договорах (в том числе дилерском) указания о праве покупателей использования товарного знака поставщика – признак дробления [7].

Наличие у подконтрольного участника группы компаний договора коммерческой концессии с невзаимозависимым правообладателем не делает такого участника автоматически самостоятельным и неподконтрольным, но при доначислении консолидация доходов от использования договора с внешним правообладателем не осуществляется [8].

Покупка товарного знака и развитие бизнес-модели по принципу франшизы (на основании бизнес-плана) – в числе прочих доказательств подтверждает отсутствие дробления бизнеса [9].